Thế chấp tài sản trí tuệ - Những khía cạnh pháp lý và thực tiễn thi hành
DOI: 10.31276/VJST.63(10).41-45
Khoa học xã hội và nhân văn
Thế chấp tài sản trí tuệ -
Những khía cạnh pháp lý và thực tiễn thi hành
Hoàng Lan Phương*
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày nhận bài 27/8/2021; ngày chuyển phản biện 1/9/2021; ngày nhận phản biện 4/10/2021; ngày chấp nhận đăng 11/10/2021
Tóm tắt:
Việc sử dụng tài sản trí tuệ (TSTT) như một tài sản đảm bảo cho quá trình thế chấp đã được phát triển rộng khꢀp
trên thế giới, nhưng tại Việt Nam đây là một vấn đề còn tương đối mới. Pháp luật hiện hành cũng đã có những quy
định về việc chấp nhận tài sản đảm bảo khi vay vốn là TSTT. Đây được coi là một cơ hội mở cho các cá nhân, tổ
chức, doanh nghiệp hiện thực hoá việc vay vốn kinh doanh bằng TSTT. Tuy nhiên, để có thể vay vốn bằng việc thế
chấp TSTT tại các ngân hàng ở Việt Nam là điều không dễ dàng. Những khó khăn có thể xuất phát từ việc chưa có
những hướng dẫn chi tiết, từ phía pháp luật hoặc từ chính bản chất “vô hình” của TSTT, dẫn tới khó khăn trong
định giá TSTT khi thế chấp, xử lý TSTT sau khi bên thế chấp không có khả năng thực hiện nghĩa vụ... Bài viết phân
tích những khía cạnh pháp lý, từ đó chỉ ra những khó khăn trong thực hiện các giao dịch thế chấp TSTT tại Việt
Nam hiện nay.
Từ khóa: tài sản đảm bảo, tài sản trí tuệ, thế chấp, thế chấp tài sản trí tuệ.
Chỉ số phân loại: 5.5
Đặt vấn đề
Intellectual property mortgage -
Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu
của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế
chấp mà không cần chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.
Như vậy, thế chấp là cách thức để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa
Legal aspects and practice
Lan Phuong Hoang*
vụ thông qua một tài sản và giá trị của tài sản có thể lớn hơn, bằng
University of Social Sciences and Humanities,
hoặc nhỏ hơn giá trị của nghĩa vụ được đảm bảo. Là một biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự phổ biến hiện nay, thế chấp tài sản
có các đặc trưng sau:
Vietnam National University, Hanoi
Received 27 August 2021; accepted 11 October 2021
Abstract:
Thứ nhất, tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa
thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.
Using intellectual property as collateral for loans is
widely accepted around the world, but this is new in
Vietnam despite the allowance of contemporary legal
regulations. This is an opportunity for individuals and
enterprises in Vietnam. However, in practice, accessing
loans by mortgaging intellectual property at banks
in Vietnam is challenging. The difficulties may come
from the lack of detailed regulations, the challenge of
valuating “intangible” intellectual property, or potential
conflict resolutions. This paper examines the issue from a
legal perspective and shows difficulties when mortgaging
intellectual property in Vietnam.
Thứ hai, trong thời gian thế chấp tài sản, bên thế chấp vẫn có
quyền sử dụng tài sản. Bên thế chấp không được thực hiện quyền
định đoạt đối với các tài sản thế chấp như bán, thay thế, trao đổi, tặng
cho trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc được bên
nhận thế chấp đồng ý.
Thứ ba, tài sản thế chấp có thể là tài sản được hình thành trong tương
lai.
Để trở thành một tài sản đảm bảo nghĩa vụ dân sự thì tài sản được
thế chấp phải: (1) Thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp; (2) Là tài
sản có thể chuyển giao được; (3) Không bị tranh chấp; (4) Không bị
kê biên tài sản. Tài sản thế chấp có thể là vật, quyền tài sản, giấy tờ
có giá trị, tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai. Việc
bên nhận thế chấp có giữ giấy tờ gốc chứng nhận quyền sở hữu của
bên thế chấp và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản thế chấp hay
không sẽ do thoả thuận của hai bên và pháp luật cũng không bắt buộc
bên nhận thế chấp phải giữ các giấy tờ này [1]. Tuy nhiên, để phát sinh
Keywords: collateral, intellectual property, mortgage,
mortgage intellectual property.
Classification number: 5.5
*Email: hoanglanphuong86@gmail.com
41
63(10) 10.2021
Khoa học xã hội và nhân văn
hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì việc thế chấp tài sản cần phải
được đăng ký [2].
giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu; 2) Tài sản bảo đảm có thể được mô
tả chung, nhưng phải xác định được; 3) Tài sản bảo đảm có thể là tài
sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai; 4) Giá trị của tài
sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được
bảo đảm.
Theo quy định tại Điều 115 của Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015,
các TSTT được xếp vào “quyền tài sản”, do vậy TSTT cũng có thể trở
thành một đối tượng để thế chấp, nên việc thế chấp TSTT cũng mang
đầy đủ các đặc điểm chung của thế chấp tài sản nói chung. Trong bài
viết này, thuật ngữ “TSTT” được hiểu là các đối tượng của quyền sở
hữu trí tuệ (SHTT) theo quy định của Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ
sung năm 2009 và 2019), bao gồm các đối tượng của quyền tác giả và
quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây
trồng. Đối với các TSTT không nhất thiết phải đăng ký quyền sở hữu
theo quy định của pháp luật như quyền tác giả và quyền liên quan đến
quyền tác giả do được bảo hộ theo nguyên tắc bảo hộ tự động thì khi
thực hiện các giao dịch thế chấp, chủ sở hữu phải có các giấy tờ chứng
minh quyền sở hữu hợp pháp các TSTT này. Còn đối với những TSTT
phải đăng ký bảo hộ mới trở thành chủ sở hữu hợp pháp như sáng chế,
nhãn hiệu... thì văn bằng bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT chính
là tài liệu để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp TSTT khi thế chấp.
Ngoài ra, Điều 318 về tài sản thế chấp trong BLDS 2015 cũng
chỉ quy định tài sản thế chấp là động sản, bất động sản và đã lược bỏ
quy định về “quyền tài sản” dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân
sự (trong đó có thế chấp) để phù hợp với quy định tại Điều 105 về tài
sản: “tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”. Như vậy,
theo quy định tại Điều 105, việc dùng thuật ngữ chung là “tài sản”
đã bao gồm nội hàm “quyền tài sản”, việc tách ra quy định một điều
riêng về quyền tài sản làm tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự
là không cần thiết.
Rõ ràng, trong BLDS 2015 hiện nay không có quy định riêng về
việc dùng quyền tài sản nói chung và TSTT nói riêng là tài sản thế
chấp. Việc sử dụng TSTT làm tài sản thế chấp sẽ tuân thủ theo các
nguyên tắc chung, được quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ từ
Điều 292 đến Điều 308 và toàn bộ quy định về thế chấp tài sản từ Điều
317 đến Điều 327 của BLDS 2015. Điều này theo góc nhìn từ phía
pháp luật dân sự là hợp lý, bởi theo đúng quy định thì TSTT là một
loại quyền tài sản và là một loại tài sản. Do các giao dịch dân sự luôn
mang tính chất tự do ý chí, tôn trọng sự thỏa thuận của các bên nên
việc quy định các nguyên tắc chung là một điều cần thiết. Tuy nhiên,
đứng từ góc độ pháp luật chuyên ngành về SHTT thì điều này lại thực
sự chưa phù hợp, bởi TSTT là một tài sản vô hình và mang nhiều đặc
trưng riêng. Do là một loại tài sản đặc biệt nên việc đưa các nguyên
tắc chung của BLDS trong thế chấp TSTT là chưa thực sự hợp lý và
không thể dự báo trước được các hậu quả pháp lý khi thế chấp loại tài
sản này để điều chỉnh. Do đó, đến Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày
19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ đã đề cập đến quyền tài sản phát sinh từ quyền SHTT
và các quyền khác trị giá được bằng tiền phát sinh từ quyền SHTT là
một loại tài sản được dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ [3]. Tuy
nhiên, Nghị định này cũng không có các quy định cụ thể về thế chấp
TSTT mà chỉ đề cập tới thế chấp tài sản nói chung. Tương tự, các quy
định của pháp luật chuyên ngành về SHTT như Luật SHTT và các
Nghị định hướng dẫn thi hành cũng chưa có quy định chi tiết, cụ thể
về thế chấp TSTT.
Thế chấp TSTT ngày càng trở nên có ý nghĩa đối với các doanh
nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn vay, đặc biệt là đối với các
doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp. Do
có ít tài sản cố định có giá trị nên các doanh nghiệp này rất khó để
tiếp cận nguồn vốn vay truyền thống từ phía các ngân hàng và thường
phải chấp nhận vay với giá cao, nên nếu TSTT được sử dụng làm tài
sản đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng sẽ là một giải pháp tìm
vốn thay thế. Do vậy, việc có các quy định về thế chấp TSTT sẽ tạo ra
hành lang pháp lý thuận lợi cho các bên tham gia giao dịch thế chấp
TSTT. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc thế chấp TSTT còn có những
khó khăn. Dưới đây phân tích những quy định pháp lý của Việt Nam
và so sánh với quy định của một số quốc gia trên thế giới về thế chấp
TSTT, từ đó chỉ ra những khó khăn trong thế chấp TSTT ở Việt Nam
hiện nay.
Thế chấp TSTT theo quy định của pháp luật Việt Nam
Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về
thế chấp TSTT
Các quy định pháp lý của Việt Nam về việc thế chấp TSTT bắt
đầu được quy định từ khi ra đời BLDS năm 1995. Điều 328 của BLDS
1995 quy định về việc dùng “quyền tài sản” làm tài sản trong giao
dịch đảm bảo đồng thời quy định quyền tài sản bao gồm quyền SHTT.
Năm 2005, khi BLDS mới ra đời thay thế cho BLDS 1995 đã có bước
phát triển hơn khi quy định một cách cụ thể về “quyền tài sản” được
dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trong đó có thế chấp tại
Điều 322 của BLDS 2005 như sau: “Các quyền tài sản thuộc sở hữu
của bên bảo đảm bao gồm quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả,
quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền đòi
nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với vật bảo đảm, quyền tài
sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, quyền tài sản phát sinh
từ hợp đồng và các quyền tài sản khác thuộc sở hữu của bên bảo đảm
đều được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự”.
Bên cạnh đó, TSTT có thể trở thành tài sản bảo đảm cũng được
ghi nhận tại Điều 11 của Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Chuyển giao công nghệ. Theo đó, các đối tượng được dùng
làm tài sản bảo đảm cho giao dịch vay vốn để thực hiện các dự án
khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản xuất,
kinh doanh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là:
quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng SHTT theo quy định của pháp
luật SHTT có thể xác định được giá trị quyền tài sản và các quyền
khác phát sinh từ đối tượng SHTT theo quy định của pháp luật có thể
xác định được giá trị quyền tài sản. Điều kiện, thủ tục sử dụng quyền
tài sản này làm tài sản bảo đảm cho các giao dịch vay vốn đầu tư được
thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và quy
định quản lý, quy chế hoạt động của tổ chức cho vay vốn.
Tuy nhiên, đến BLDS 2015 lại bỏ quy định này về việc thừa nhận
“quyền tài sản” là một đối tượng có thể thế chấp (trong đó có các
TSTT được liệt kê tại Điều 322 của BLDS 2005) và chỉ nêu một quy
định chung về tài sản đảm bảo tại Điều 295 như sau: 1) Tài sản bảo
đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm
Như vậy, có thể nhận thấy pháp luật Việt Nam hiện nay đã có
những quy định về việc thế chấp TSTT trong BLDS 2015, Nghị định
63(10) 10.2021
42
Khoa học xã hội và nhân văn
21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành
BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Nghị định 76/2018/NĐ-CP.
Tuy nhiên, các quy định còn đang dừng lại ở việc hướng dẫn chung
cho việc thế chấp tài sản. Còn pháp luật chuyên ngành về SHTT lại
chưa có các hướng dẫn chi tiết về việc thế chấp TSTT.
không thực hiện nghĩa vụ dân sự.
Các loại TSTT là đối tưꢀng đưꢀc thế chấp kèm theo điều kiện
Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa đưa ra được quy định các loại
TSTT có thể là đối tượng được thế chấp nhưng phải kèm theo những
điều kiện nhất định do xuất phát từ chính đặc điểm của các loại TSTT
này, đó là: bí mật kinh doanh (BMKD) và tên thương mại.
Các loại TSTT không thể là đối tưꢀng đưꢀc thế chấp
Xuất phát từ bản chất của biện pháp thế chấp nhằm đảm bảo thực
hiện cho nghĩa vụ của bên thế chấp hoặc của một bên thứ ba đối với
bên nhận thế chấp; khi có căn cứ xử lý thế chấp, BLDS cho phép bên
nhận thế chấp được xử lý tài sản thế chấp thông qua các phương thức
chính là bán tài sản thế chấp để thanh toán cho nghĩa vụ được bảo
đảm (bán đấu giá hoặc tự bán tài sản); nhận chính tài sản thế chấp để
thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm hoặc các phương
thức khác nếu các bên thoả thuận. Để có thể áp dụng các phương thức
xử lý này, TSTT là đối tượng của hợp đồng thế chấp cũng giống như
các loại tài sản khác là phải có khả năng chuyển giao được. Do đó,
các TSTT mà pháp luật cấm hoặc hạn chế chuyển dịch quyền sở hữu
theo quy định của Luật SHTT sẽ không thể là đối tượng có thể thế
chấp. Điều 17 Nghị định 21/2021/NĐ-CP chỉ quy định các quyền tài
sản phát sinh từ quyền SHTT có thể trở thành tài sản đảm bảo là hoàn
toàn phù hợp với việc thế chấp TSTT, bởi theo quy định của pháp luật
SHTT thì các quyền nhân thân phát sinh từ quyền SHTT không phải
là đối tượng có thể chuyển giao được (trừ quyền công bố hoặc cho
phép người khác công bố tác phẩm, được quy định tại Điều 19 Khoản
3 Luật SHTT là quyền nhân thân có thể chuyển giao được). Tuy nhiên,
quy định này còn chưa đầy đủ bởi trong thế chấp TSTT thì còn có
các TSTT khác cũng thuộc đối tượng loại trừ không thể trở thành đối
tượng để thế chấp.
BMKD: là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ
chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh [4]. Một
trong các điều kiện để bảo hộ BMKD là được chủ sở hữu bảo mật
bằng các biện pháp cần thiết để BMKD đó không bị bộc lộ và không
dễ dàng tiếp cận được. Đây là đặc trưng khiến cho việc bảo hộ BMKD
trở nên khác biệt hoàn toàn với việc bảo hộ của các đối tượng khác
thuộc quyền SHTT. BMKD chỉ được bảo hộ khi được chủ sở hữu
giữ bí mật và không bộc lộ công khai, điều này có nghĩa là khi một
chủ thể khác biết được hoặc độc lập tìm ra được BMKD đó thì nó sẽ
không được pháp luật bảo vệ độc quyền nữa và mất đi lợi thế về kinh
tế. Trong thế chấp tài sản, tài sản thế chấp dù tồn tại dưới dạng hữu
hình hay vô hình thì vẫn cần phải được xác định thông qua hệ thống
giấy chứng nhận, tài liệu… chứng minh quyền sở hữu. Vì vậy, nếu chủ
sở hữu chứng minh được mình là chủ sở hữu hợp pháp của BMKD thì
BMKD vẫn có thể trở thành tài sản bảo đảm để thế chấp. Tuy nhiên,
để bảo vệ sự độc quyền cũng như việc bảo mật BMKD thì khi giao kết
hợp đồng thế chấp BMKD, các bên phải có thêm những thoả thuận về
việc bảo mật BMKD như: nghĩa vụ bảo mật BMKD của bên nhận thế
chấp, quyền được kiểm tra, giám sát việc bảo mật BMKD, quyền ngăn
chặn bên thứ ba tiếp cận và bộc lộ BMKD, các chế tài khi bên nhận
thế chấp bộc lộ BMKD...
Tên thương mại: là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt
động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với
chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
Tên thương mại không thể trở thành tài sản độc lập để thế chấp tài
sản bởi quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng
với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh
doanh dưới tên thương mại đó. Điều này sẽ không đảm bảo quyền của
bên nhận thế chấp khi thu hồi tài sản thế chấp nếu bên thế chấp không
thực hiện nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp tên thương
mại là tài sản thế chấp gắn việc thế chấp toàn bộ cơ sở kinh doanh và
các hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó thì tên thương mại
về nguyên tắc chung vẫn có thể thế chấp. Song, đây là vấn đề hết sức
phức tạp trên cả phương diện pháp lý và phương diện kinh tế.
Chỉ dẫn địa lý: là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc
từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Theo quy
định tại Điều 139 Luật SHTT, quyền đối với chỉ dẫn địa lý không
được chuyển nhượng vì chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý là Nhà nước.
Do đó, chỉ dẫn địa lý không thể là đối tượng có thể thế chấp vì không
thể chuyển giao trong các giao dịch dân sự.
Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch
vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng
hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức
đó. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ
chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập
thể đó. Vì vậy, nhãn hiệu tập thể cũng không thể trở thành đối tượng
để thế chấp.
Thế chấp TSTT theo quy định của một số quốc gia trên thế giới
Nhãn hiệu chứng nhận: theo Điều 4 Khoản 18 Luật SHTT, nhãn
hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ
chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá
nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu,
cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng,
độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch
vụ mang nhãn hiệu. Một trong các đặc trưng khác biệt của nhãn hiệu
chứng nhận là chủ sở hữu không sử dụng nhãn hiệu của mình trong
quá trình thương mại mà cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn
hiệu chứng nhận trên hàng hóa dịch vụ nhằm chứng nhận các đặc tính
của sản phẩm. Nếu nhãn hiệu chứng nhận được đem thế chấp thì sẽ
không đảm bảo quyền của các bên sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi
nhãn hiệu này bị thu hồi nếu bên chủ sở hữu nhãn hiệu là bên thế chấp
Pháp luật của Hoa Kỳ về thế chấp TSTT
Trong Luật Quyền tác giả Hoa Kỳ (Copyright Law) có các quy
định liên quan đến thế chấp quyền tác giả. Cụ thể, tại Điều 101 khi giải
thích về khái niệm “chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả” (transfer
of copyright ownership) [5] thì việc chuyển giao quyền sở hữu quyền
tác giả bao gồm chuyển nhượng, thế chấp, li-xăng độc quyền hoặc bất
cứ hình thức chuyển nhượng khác hay sự cầm cố quyền tác giả hoặc
bất kỳ sự độc quyền nào về quyền tác giả cho dù nó bị giới hạn bởi
thời gian hay địa điểm (trừ việc li-xăng không độc quyền). Như vậy,
theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, thế chấp quyền tác giả phải gắn
liền với việc chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả đó.
Sáng chế cũng được coi là một đối tượng của việc thế chấp. Theo
43
63(10) 10.2021
Khoa học xã hội và nhân văn
Bảng 1. Sự khác nhau giữa các quy định về thế chấp TSTT của Việt Nam,
Hoa Kỳ và Trung Quốc.
quy định tại Chương 26, Điều 261 của Luật Sáng chế Hoa Kỳ [6], việc
thế chấp sáng chế phải được đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn
hiệu Hoa Kỳ (USPTO) trong vòng 3 tháng kể từ ngày thế chấp hoặc
trước ngày thực hiện việc thế chấp tiếp theo thì mới có giá trị pháp
lý. Tức là trong khoảng thời gian này, hai bên tham gia thế chấp sáng
chế phải đăng ký một thoả thuận bảo mật quyền SHTT (IP security
agreement) với USPTO [7].
Tiêu chí
Việt Nam
Hoa Kỳ
Trung Quốc
Bộ luật Dân sự và Nghị
định 21/2021/NĐ-CP quy
định thi hành BLDS về
đảm bảo thực hiện nghĩa
vụ; Nghị định 76/2018/
NĐ-CP ngày 15/5/2018
hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Chuyển
giao công nghệ
Văn bản pháp
luật điều
chỉnh
Luật Quyền tác giả, Luật Sáng chế,
Điều 9 UCC
Bộ luật
Dân sự
Điều 9 Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ (Uniform
Commercial Code - UCC) về giao dịch bảo đảm [8] đã quy định về
các tài sản bảo đảm từ động sản và tài sản gắn liền với bất động sản tại
Điều 9-109(a)(1). Mặc dù, UCC không quy định trực tiếp các TSTT
có là tài sản bảo đảm hay không nhưng vẫn ngầm định các TSTT là
tài sản vô hình chung [9]. Theo Điều 9-102(42) của UCC, tài sản vô
hình chung nghĩa là động sản, bao gồm cả quyền khởi kiện và phần
mềm. Tuy nhiên, UCC cũng áp đặt các yêu cầu khác nhau đối với việc
tạo ra quyền bảo đảm đối với các TSTT khi thực hiện các giao dịch
bảo đảm. Ví dụ, để hoàn thành các giao dịch đối với tài sản bảo đảm
là quyền tác giả đã được đăng ký bảo hộ hoặc quyền tác giả đang chờ
được cấp văn bằng bảo hộ thì hợp đồng bảo đảm TSTT phải nộp cho
Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ (U.S Copyright Office - USCO). Đối với
sáng chế, hợp đồng bảo đảm cũng phải được đăng ký với USPTO để
xác lập hiệu lực đối kháng với bên mua hoặc những người nhận thế
chấp “ngay tình” [7]. Như vậy, tại Hoa Kỳ yêu cầu đăng ký giao dịch
bảo đảm bằng quyền tác giả hoặc sáng chế tại cơ quan SHTT tương
ứng nhằm để xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba.
Các quyền tài sản phát
sinh từ quyền SHTT và
các quyền khác trị giá
được bằng tiền phát sinh
từ quyền SHTT
Các TSTT
được phép thế
chấp
Tất cả các
TSTT
Tất cả các TSTT
Để xác lập hiệu lực đối kháng với người
thứ ba của giao dịch bảo đảm bằng
quyền SHTT ở Hoa Kỳ, bên nhận bảo
đảm phải đăng ký tại cơ quan đăng ký
giao dịch bảo đảm ở mỗi bang, riêng
đối với quyền tác giả thì phải đăng ký
tại USCO. Ngoài ra, đối với sáng chế và
nhãn hiệu, không bắt buộc đăng ký tại
USPTO, nhưng trên thực tế các luật sư
vẫn khuyên đăng ký để cho chắc chắn.
Chưa có quy định cụ thể
nên việc đăng ký hợp
đồng thế chấp TSTT sẽ
thực hiện như thế chấp
tài sản là đăng ký tại Cục
Đăng ký quốc gia giao
dịch bảo đảm thuộc Bộ
Tư pháp
Đăng ký thế
chấp TSTT
SIPO
Nguồn: tác giả tổng hợp.
Những vấn đề khó khăn trong thực tiễn thế chấp TSTT tại Việt Nam
Pháp luật của Trung Quốc về thế chấp TSTT
Tuy thế chấp TSTT là một việc có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay những doanh nghiệp khởi nghiệp
để có thể vay vốn được ngân hàng, song thế chấp TSTT còn gặp rất
nhiều khó khăn, do đây là một giao dịch mang tính rủi ro nhiều hơn
so với việc thế chấp các loại tài sản khác. Tại Việt Nam, việc thế chấp
TSTT đã diễn ra song còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bên nhận thế chấp
(ngân hàng) do không xác định rõ quyền sở hữu TSTT trước khi nhận
thế chấp. Ví dụ, trường hợp thế chấp quyền sử dụng 6 nhãn hiệu của
Công ty Lifepro với bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (Agribank) với trị giá khoản vay là 70 triệu USD
vào năm 2012 [12]. Khi Công ty Lifepro không thể thanh toán được
khoản vay trước đó, Agribank cũng không thể xử lý quyền sử dụng 6
nhãn hiệu với tư cách là tài sản thế chấp vì 6 nhãn hiệu này được Công
ty Lifepro nhận li-xăng từ FGF Industrial Spa (Italia). Do đó, Công ty
Lifepro không là chủ sở hữu của 6 nhãn hiệu trên mà chỉ có quyền sử
dụng các nhãn hiệu này. Hiện nay, hoạt động này đang được hạn chế
thực hiện do có những khó khăn trong việc thực thi hoạt động thế chấp
TSTT vì tiềm ẩn những rủi ro, xuất phát từ những lý do sau:
BLDS đầu tiên của Trung Quốc được ban hành vào năm 2020 và
có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đã có những quy định về việc thế chấp
tài sản. Tuy nhiên, BLDS này không quy định giao dịch bảo đảm bằng
TSTT ở Chương 17 về thế chấp mà quy định ở Chương 18 về cầm cố.
Theo đó, tại Chương 17, Điều 395 quy định về những tài sản có thể
được thế chấp và Điều 399 quy định về các tài sản không thể thế chấp
nhưng không nêu rõ các TSTT có thể là đối tượng của thế chấp tài sản
hay không. Tuy nhiên, pháp luật cũng đã có quy định chung về tài sản
thế chấp, trong đó không loại trừ các TSTT và có thể hiểu các TSTT
sẽ là “tài sản khác có thể thế chấp theo quy định của pháp luật và quy
tắc hành chính” theo quy định tại Điều 395 Khoản 7 của Bộ luật này